Contrefaçon de marques et liberté d’expression artistique

09.01.2025

Un jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 3^ème chambre, 3^ème section, du 2 avril 2025 (RG n°23/04114) est particulièrement intéressant concernant les marques renommées, la contrefaçon et le moyen opposé invoquant une démarche artistique excluant, selon le défendeur, tout acte de contrefaçon. Ce dernier invoquait également une absence de profit au titre de la renommée des marques citées.

En l’espèce, le défendeur était un artiste plasticien ayant créé une collection d’œuvres en 3D intitulée « 3D watches », représentant des villes intégrées dans des cadrans de montres. Les signes ROLEX étaient également reproduits dans le titre de certaines œuvres et pour leur promotion.

Les sociétés ROLEX ont estimé qu’il s’agissait d’une exploitation sans autorisation de leur marque sur le site internet et les réseaux sociaux de l’artiste.

Malgré une mise en demeure de cesser l’usage des marques et de se placer dans son sillage, l’artiste s’est opposé aux demandes des sociétés ROLEX.

C’est dans ces conditions que les sociétés ROLEX ont assigné le défendeur en contrefaçon de marques et de parasitisme.

Sur la renommée des marques des sociétés ROLEX

Le Tribunal rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) selon laquelle une marque est considérée comme renommée « lorsqu’elle est connue d’une fraction significative du public concernée par les produits visés à son enregistrement et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services qu’elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. La Cour ajoute que doivent notamment être pris en compte dans l’examen de cette condition par le juge national, tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment l’ancienneté de la marque, son succès commercial, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage et l’importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l’existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs, mais appréciés dans leur globalité (CJCE 6 oct 2009, Pago International c/ Tirolmilchregistrierte GmbH, C-301/07, point 25, TUE 5 mai 2015, Spa Monopole c/ OHMI et [Localité 8] International T 131/12, point 33) ».

Les juges retiennent la grande notoriété des marques ROLEX et de leur logo constitué par une couronne mais ne retiennent pas la renommée des signes « Yacht Master », « Milgauss » et « GMT Master », dans la mesure où ils sont toujours utilisés en juxtaposition avec les signes ROLEX et la couronne stylisée, seuls perçus comme renommés.

Le Tribunal souligne que « c’est uniquement les marques “Rolex” et leur logo à la couronne qui jouissent d’une grande notoriété » et non les autres marques « Yacht Master », « Milgauss » et « GMT Master ». Il rejette donc toute demande d’atteinte à la renommée des marques précitées.

En pratique, il semble bien justifié que la renommée soit attachée aux marques ROLEX et à leur logo de couronne stylisée et non aux marques « Yacht Master », « Milgauss » et « GMT Master » pour lesquelles il ne semble pas que des preuves de renommée aient été versées aux débats, celles-ci ne concernant que les marques ROLEX et leur logo.

Le Tribunal condamne l’usage des marques renommées ROLEX mais accorde des dommages et intérêts uniquement pour le préjudice moral résultant de la dilution et la banalisation des marques des demanderesses, soit 2500 € en relevant notamment que « le chiffre d’affaires des sociétés Rolex étant en augmentation de 11% entre 2022 et 2023 ».

On ne pourra que relever la faiblesse de la condamnation financière pour une atteinte à des marques aussi renommées.

Sur les usages litigieux

Le Tribunal rappelle, citant la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, que « l’usage d’une marque fait par des tiers à des fins d’expression artistique devrait être considéré comme loyal, dès lors qu’il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale […] ».

Il rappelle également qu’il a été jugé que « l’usage de la marque n’est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsque :

Il est fait d’une manière telle qu’il peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque
Il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée
Il entraîne le discrédit ou le dénigrement de ladite marque
Ou que le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n’est pas le titulaire (CJCE, 17 mars 2005, The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy, C-228/03) ».

Le Tribunal retient que le défendeur a fait usage des signes identiques, dans un clip promotionnel et une exposition artistique.

Il juge que « si l’utilisation des signes “Rolex” dans les titres des œuvres de M. [I] relève de son expression artistique, la promotion de ces œuvres grâce à ces signes sur les réseaux sociaux et dans son clip vidéo dépasse néanmoins les usages loyaux en matière industrielle et commerciale ».

Le Tribunal juge que l’artiste a tiré parti de la notoriété des marques ROLEX pour valoriser ses œuvres. Il estime également que le public pertinent composé des amateurs des montres de luxe ne peut qu’associer ces éléments aux marques des sociétés ROLEX et peut donner lieu à penser qu’il existe un lien commercial entre lui et sa société.

Cette solution parait juste et équitable dans la mesure où une démarche artistique ne saurait justifier l’utilisation de marques notoires appartenant à des tiers dans le contexte exposé par le jugement. Et ce, d’autant plus qu’en l’espèce les marques ROLEX ont été reconnues comme étant des marques renommées.

Sur le parasitisme

Les demanderesses se sont fondées sur des droits distincts conformément à la jurisprudence, soit l’usage sans droit de la dénomination sociale et du nom commercial ROLEX.

Le Tribunal rappelle la jurisprudence selon laquelle « il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (Cass, com., 3 mars 2021, n°18-24.373) ».

Il estime qu’aucune preuve de préjudice matériel n’est établie mais rappelle que ces actes ont nécessairement causé un préjudice moral aux sociétés ROLEX en accordant une allocation de 1500 € à titre de dommages et intérêts.

Si cette décision parait justifier sur le fondement du parasitisme, on ne pourra que relever la faiblesse des condamnations pécuniaires nullement dissuasives.

Philippe Bessis

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